一、风险提示
判断某项专利技术特征是否属于功能性特征是技术合规审查中至关重要的一步。企业或者个人在选择利用某项专利技术时,应准确判断专利技术是否属于功能性特征,是否因此可以直接使用。如果企业或个人错误判断,则极有可能导致侵权后果,卷入侵权诉讼无论对企业还是人才来说都会非常不利。
因此,企业或个人在使用某项专利技术前,一定要充分了解分析该专利技术的属性及相关法律法规,以合规的技术管理利用方案为自己保驾护航。
二、裁判要点
1.如果专利权利要求的某个技术特征已经限定或者隐含了特定结构、组分、步骤、条件或其相互之间的关系等,即使该技术特征同时还限定了其所实现的功能或者效果,亦不属于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条所称的功能性特征。
2.在专利侵权诉讼程序中,责令停止被诉侵权行为的行为保全具有独立价值。当事人既申请责令停止被诉侵权行为,又申请先行判决停止侵害,人民法院认为需要作出停止侵害先行判决的,应当同时对行为保全申请予以审查;符合行为保全条件的,应当及时作出裁定。
三、基本案情
瓦莱奥清洗系统公司(以下简称瓦莱奥公司)是涉案“机动车辆的刮水器的连接器及相应的连接装置”发明专利的专利权人,该专利仍在保护期内。瓦莱奥公司于2016年向上海知识产权法院提起诉讼称,厦门卢卡斯汽车配件有限公司(以下简称卢卡斯公司)、厦门富可汽车配件有限公司(以下简称富可公司)未经许可制造、销售、许诺销售,陈少强未经许可制造、销售的雨刮器产品落入其专利权保护范围。瓦莱奥公司请求判令卢卡斯公司、富可公司和陈少强停止侵权,赔偿损失及制止侵权的合理开支暂计600万元,并请求人民法院先行判决卢卡斯公司、富可公司和陈少强立即停止侵害涉案专利权的行为。此外,瓦莱奥公司还提出了临时行为保全申请,请求法院裁定卢卡斯公司、富可公司、陈少强立即停止侵权行为。
四、裁判结果
上海知识产权法院于2019年1月22日作出先行判决,判令厦门卢卡斯汽车配件有限公司、厦门富可汽车配件有限公司于判决生效之日起立即停止对涉案发明专利权的侵害。厦门卢卡斯汽车配件有限公司、厦门富可汽车配件有限公司不服上述判决,向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2019年3月27日公开开庭审理本案,作出(2019)最高法知民终2号民事判决,并当庭宣判,判决驳回上诉,维持原判。
五、裁判理由
最高人民法院认为:
一、关于“在所述关闭位置,所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸,用于防止所述锁定元件的弹性变形,并锁定所述连接器”的技术特征是否属于功能性特征以及被诉侵权产品是否具备上述特征的问题
第一,关于上述技术特征是否属于功能性特征的问题。功能性特征是指不直接限定发明技术方案的结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,而是通过其在发明创造中所起的功能或者效果对结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等进行限定的技术特征。如果某个技术特征已经限定或者隐含了发明技术方案的特定结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,即使该技术特征还同时限定了其所实现的功能或者效果,原则上亦不属于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条所称的功能性特征,不应作为功能性特征进行侵权比对。前述技术特征实际上限定了安全搭扣与锁定元件之间的方位关系并隐含了特定结构——“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”,该方位和结构所起到的作用是“防止所述锁定元件的弹性变形,并锁定所述连接器”。根据这一方位和结构关系,结合涉案专利说明书及其附图,特别是说明书第【0056】段关于“连接器的锁定由搭扣的垂直侧壁的内表面保证,内表面沿爪外侧表面延伸,因此,搭扣阻止爪向连接器外横向变形,因此连接器不能从钩形端解脱出来”的记载,本领域普通技术人员可以理解,“安全搭扣面对所述锁定元件延伸”,在延伸部分与锁定元件外表面的距离足够小的情况下,就可以起到防止锁定元件弹性变形并锁定连接器的效果。可见,前述技术特征的特点是,既限定了特定的方位和结构,又限定了该方位和结构的功能,且只有将该方位和结构及其所起到的功能结合起来理解,才能清晰地确定该方位和结构的具体内容。这种“方位或者结构+功能性描述”的技术特征虽有对功能的描述,但是本质上仍是方位或者结构特征,不是《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条意义上的功能性特征。
第二,关于被诉侵权产品是否具备前述技术特征的问题。涉案专利权利要求1的前述技术特征既限定了安全搭扣与锁定元件的方位和结构关系,又描述了安全搭扣所起到的功能,该功能对于确定安全搭扣与锁定元件的方位和结构关系具有限定作用。前述技术特征并非功能性特征,其方位、结构关系的限定和功能限定在侵权判定时均应予以考虑。本案中,被诉侵权产品的安全搭扣两侧壁内表面设有一对垂直于侧壁的凸起,当安全搭扣处于关闭位置时,其侧壁内的凸起朝向弹性元件的外表面,可以起到限制弹性元件变形张开、锁定弹性元件并防止刮水器臂从弹性元件中脱出的效果。被诉侵权产品在安全搭扣处于关闭位置时,安全搭扣两侧壁内表面垂直于侧壁的凸起朝向弹性元件的外表面,属于涉案专利权利要求1所称的“所述安全搭扣面对所述锁定元件延伸”的一种形式,且同样能够实现“防止所述锁定元件的弹性变形,并锁定所述连接器”的功能。因此,被诉侵权产品具备前述技术特征,落入涉案专利权利要求1的保护范围。原审法院在认定上述特征属于功能性特征的基础上,认定被诉侵权产品具有与上述特征等同的技术特征,比对方法及结论虽有偏差,但并未影响本案侵权判定结果。
(一)以权利要求的内容为准的含义
1、专利权人有选择以哪一项权利要求为准的权利
一件发明或者实用新型专利的权利要求书包括至少一项独立权利要求,通常也包括若干项从属权利要求。不同权利要求的保护范围是不相同的。如前所述,对一项发明创造而言,独立权利要求确定了最大的保护范围,所有以直接或者间接方式从属于该独立权利要求的从属权利要求确定的保护范围都落在独立权利要求确定的保护范围之内。专利权人提出专利侵权指控的,有选择以权利要求书中的某一项权利要求为准来确定其保护范围的权利,法院和管理专利工作的部门应当尊重专利权人的选择,不应强迫专利权人只能以其独立权利要求为准主张其权利。
2、专利权的保护类型由权利要求确定
根据《专利法》第十一条的规定,对于产品专利权来说,其法律效力是末经许可不得制造、使用、许诺销售、销售或者进口该专利产品;对于产品制造方法专利权来说,其法律效力是未经许可不得使用该专利方法,以及使用、许诺销售、销售或者进口用该专利方法所直接获得的产品;对于其余方法专利权来说,其法律效力仅仅是未经许可不得使用专利方法。不同类型专利权的法律效力有很大差别,因此在审理或者处理专利侵权纠纷案件时,执法机关首先应当认定专利权的类型。判断专利权的类型所依据的不是权利要求中记载的各个技术特征的属性,而是权利要求的主题名称。
3、确定专利权的保护范围不能忽略权利要求中记载的技术特征
《最高人民法院关于审理专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条确定了我国专利侵权判断的“全部技术特征”原则,该原则最为主要的作用在于对“等同侵权”的认定施加必要的限制,另一个作用在于正确地确定所谓“用方法限定的产品权利要求”的保护范围。
(二)说明书和附图对权利要求的解释作用
1、对权利要求进行解释的方式
“说明书及附图可以用于解释权利要求”,其中“可以”一词表明本条仅仅以列举方式提到专利说明书和附图对权利要求的解释作用,并非仅仅只能用说明书和附图来解释权利要求。权利要求书中包含的其他权利要求也能够用于解释一项权利要求中采用的措辞和术语的含义,其基本规则是:第一,不同权利要求中采用的相同技术术语应当解释为具有相同的含义,无论在什么情况下作出的解释都不应当使之自相矛盾或者对发明、实用新型来说变得没有技术意义。第二,当不同的权利要求中对相同或者类似技术概念采用不同的措辞或者术语时,应当认为它们的含义有所不同,不能将其解释为具有相同的含义。
2、对采用功能性限定特征的权利要求的解释
如果在一项产品权利要求中不是采用结构或者组合的技术特征来限定该产品,在一项方法权利要求中不是采用步骤或者操作方式的技术特征来限定该方法,而是采用产品的零部件或者方法的步骤在技术方案中所起的作用、功能或者所产生的效果来限定其发明创造,则称为“功能性限定特征”。
关于功能性限定特征,《专利审查指南2010》采取了应当予以限制和严格审查的立场,规定:通常,对产品权利要求来说,应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明,只有在某一技术特征无法用结构特征来限定,或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征限定更为恰当。而且功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所述技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下,使用功能或效果特征来限定发明才可能是被允许的。
对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定的特征的权利要求,应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的,并且所属技术领域的技术人员不能确定此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成,或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题,并达到相同的技术效果,则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。
此外,如果说明书中仅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能适用,但对所属技术领域的技术人员来说,并不清楚这些替代方式是什么或者怎样应用这些替代方式,则权利要求中的功能性限定也是不允许的。另外,纯功能性的权利要求得不到说明书的支持,因而也是不允许的。