5、Motionless Keyboard Company v. Microsoft Corporation

发布者:聂倩发布时间:2025-01-06浏览次数:10


一、风险提示

准确理解“公共使用”的概念对专利申请有重要影响。公共使用涵盖了除发明人以外的任何人对所要求发明的公开使用,且该使用不受对发明人的限制或保密义务的约束。若该发明只是在外观上被公开展示,但实际上并未投入正常业务过程中使用,则不影响专利的有效性。因此,企业或个人有必要准确理解公共使用的定义及判定标准,避免因为概念模糊产生误判,影响专利的有效性。


二、裁判要旨

公共使用包括“除发明人以外的任何人对所要求的发明的任何公开使用,并且对发明人不受任何限制或保密义务”。对于在外观上公开,但并未投入到正常业务过程中使用的专利,不构成法律意义上的“公开使用”。


三、基本案情

托马斯・甘巴罗发明了一种只需小幅度手指动作就能触发按键的手持键盘,并开发了包括樱桃模型5在内的多种原型。1987年,甘巴罗与一位商业伙伴合作以获取资金,进一步开发该键盘技术并为其申请专利。1987年,甘巴罗向多位潜在投资者展示了樱桃模型5,且与投资者签订了保密协议,这些协议于1989年到期。1990625日,甘巴罗将樱桃模型5披露给希拉・拉尼尔以进行打字测试,拉尼尔当天签署了保密协议,并于725日使用该设备向计算机传输了数据。199166日和1993111日,甘巴罗就该键盘的相关机制申请了两项专利,并将其转让给了Motionless Keyboard Company。之后,Motionless Keyboard Company认为微软等公司侵犯了其专利,于是向美国俄勒冈地区联邦地区法院起诉微软、诺基亚和赛钛客侵犯其专利。


四、裁判结果

一审裁判结果 :

美国俄勒冈地区联邦地区法院于200559日批准了被告的非侵权和专利无效的简易判决动议,判定原告Motionless Keyboard Company所拥有的两项专利,即美国专利第5,178,477号和第5,332,322号无效,并判决被告胜诉。法院驳回了托马斯・甘巴罗的介入诉讼动议,包括其基于介入提出的重新审议动议等其他相关动议。法院驳回了微软要求支付律师费的动议。

二审裁判结果 :

美国联邦巡回上诉法院于2007529日对部分一审判决进行了改判,对于一审法院判定被告不侵权的裁决予以维持,因为地区法院正确地解释了特定的权利要求限制。但对于一审法院基于 “公开使用” 和专利人因放弃专利权而认定专利无效的判决予以撤销并发回重审,认为一审法院错误地适用了 “公开使用” 的概念以及对显而易见性的判定存在错误。


五、裁判理由

上诉法院认为地区法院对不侵权的裁决是正确的,因为地区法院准确地解释了特定的权利要求限制。从权利要求的具体内容、被告产品或行为的实际情况等方面进行分析,被告并未实施原告专利权利要求所明确界定的技术方案或行为,故不构成对原告专利的侵权。

地区法院以美国法典第35编第102 (b)条的“公开使用”为由判定专利无效,但上诉法院经审查认为,原告此前向投资者所做的视觉展示等行为,是在保密协议框架内进行的,并不像第102(b)条中使用的术语那样被公开使用,因为该设备虽然在外观上公开,并且仅在由打字测试人员签署的NDA下进行了一次测试,但从未连接到正常业务过程中用于向系统输入数据。未涉及实际的产品操作演示等,公众无法从这些展示中了解到发明的具体技术内容和实施方式,并不构成法律意义上的“公开使用”。因此,地区法院在这一问题上错误地适用了“公开使用”的概念,该部分判决予以撤销并发回重审。

地区法院基于终端弃权等因素认定专利具有显而易见性从而无效,但上诉法院经仔细分析后认为,地区法院在评估现有技术、技术启示以及发明的创造性步骤等方面存在偏差,未能准确适用相关法律标准和证据规则来判断专利的显而易见性。例如,在对现有技术的组合考量以及是否存在技术启示使本领域普通技术人员能够轻易得出涉案专利技术等方面,地区法院的分析不够准确和全面,进而影响了对专利有效性的判断,故该部分判决也予以撤销并发回重审。