4、Medtronic, Inc., Medtronic Vascular, Inc. v. Teleflex Innovations S.A.R.L.

发布者:聂倩发布时间:2025-01-06浏览次数:10


一、风险提示

在国际交流过程中,涉及专利事务时,需重点关注第三方公开披露对专利新颖性产生的影响。在判断第三方公开披露是否对专利新颖性造成破坏时,需严格考量所披露信息的详细程度、可获得性以及与专利权利要求的一致性等关键因素,否则可能会忽视对专利新颖性造成的威胁的公开披露情况,进而面临专利无效风险。建议海外人才在撰写权利要求书时做到精准、严谨,使其与已公开信息形成明显区分,降低因第三方披露而影响新颖性的可能性。


二、裁判要旨

在判断第三方公开披露对专利新颖性的影响时,应严格审查所披露信息的详细程度、可获得性以及专利权利要求的一致性。当第三方公开明确、完整且能够使本领域技术人员无需创造性劳动即可实施专利技术时,方可构成对新颖性的破坏。


三、基本案情

案件涉及的是Teleflex拥有的美国专利RE 46,116号,该专利由Vascular Solutions Inc.研发,于200653日提交申请,其指向一种使用引导延伸导管与引导导管的方法。2019年,美敦力推出了自己的引导延伸导管产品Telescope,而Teleflex认为该产品侵犯了其专利。美敦力针对Teleflex的专利向美国专利审判与上诉委员会提起了两项双方复审程序主张多项权利要求无效。美敦力认为该专利的部分权利要求被Ressemann所预见,部分权利要求在RessemannItou等现有技术的基础上是显而易见的。Teleflex则坚称其发明在Itou的申请日期之前已经构思完成,并且在关键日期之前已经实际实施或通过有效申请勤勉地推进至可实施状态,因此Itou并不构成其专利的现有技术。


四、诉讼过程

美敦力针对Teleflex拥有的相关专利向美国专利审判与上诉委员会(PTAB)提起了13项双方复审程序,其中5项在本次上诉中合并审理。美敦力主张Itou等现有技术可使Teleflex的专利权利要求无效。

PTAB经审理认为,Itou并不构成相关专利的现有技术,美敦力未证明所质疑的权利要求不具备可专利性,因此维持了Teleflex专利的有效性。

美敦力不服PTAB的裁定,遂向美国联邦巡回上诉法院提起上诉,认为PTAB在认定Itou是否为现有技术时存在错误。


五、裁判理由及结果

美敦力主张Itou等现有技术可使Teleflex的专利权利要求无效,认为Teleflex的专利权利要求在Itou的申请日之前不具备新颖性。然而,Teleflex坚称其发明在Itou的申请日期之前已经构思完成,并且在关键日期之前已经实际实施或通过有效申请勤勉地推进至可实施状态,因此Itou并不构成其专利的现有技术。美敦力质疑Teleflex所提供的用以证明其发明构思及实施的证据不足,指出证人证言存在模糊性,以及文件证据未明确提及相关测试等问题。但法院认为,Teleflex提供的证据足以证明其在Itou之前已完成发明创造,其证据能够相互印证,形成较为完整的证据链,从而支持了Teleflex关于其发明构思及实施时间的主张。

美敦力认为本领域技术人员有动机将Ressemann与其他现有技术相结合,从而使Teleflex的专利权利要求变得显而易见。例如,美敦力主张本领域技术人员会有动机去除Ressemann中的密封气球并更换其充气腔,以便将其用作延伸导管,还会有动机将Takahashi的系统纳入经修改的Ressemann中,以实现Takahashi所宣称的增加支撑的效果。对此Teleflex回应称美敦力所提议的修改并非显而易见,因为这些修改会使Ressemann无法作为能够提供栓塞保护的导管使用,而且美敦力的修改是基于事后诸葛亮的观点,若不进行进一步修改,无法实现其所声称的益处。

法院最终认定,PTAB并无错误,即本领域技术人员并无动机将RessemannTakahashi相结合,因为所提议的组合会使Ressemann无法实现其既定目的,从而维持了PTAB关于美敦力未能证明相关权利要求不具备可专利性的决定。

法院还讨论了PTAB在评估专利有效性时应遵循的标准和原则。例如,在判断现有技术是否使专利权利要求显而易见时,需考虑本领域技术人员的知识和能力,以及是否存在将不同现有技术相结合的合理动机等因素。

此外,法院强调了专利权利要求的解释应遵循公平、合理的原则,以确保专利制度的正常运行和对发明人合法权益的保护。


六、规则解释

《美国专利法》第102

2011916日,新的美国发明法案出台,其中一些内容直接生效,更多的内容于2012916日或2013316日陆续生效。美国专利制度从先发明制变为先申请制,但也保留了很多先发明制的特点,使其与其他多数国家专利制度所采用的先申请制有较大差别,这些特点在102条款中有所体现。

美国专利法第102条对适用于评价专利新颖性和创造性的现有技术进行了规定,主要包括现有技术、抵触申请以及例外情形三个部分。在例外情形上,对于发明人自己公开自己的发明创造,美国给予发明人1年的宽限期,允许发明人先将发明公开,并在公开日起1年之内提出专利申请。在这1年的宽限期中,发明人可以对自己的发明进行实施、营销、宣传、评估其是否存在申请专利的价值,而无需着急先申请专利,也无需担心因发明公开而丧失获得专利的机会。如果发明人自己先公开了自己的发明,即使第三方在后公开了相同的发明,也不构成用于评价新颖性的现有技术。

对于现有技术和抵触申请,新法第102条均规定了其对应的例外情形:对于属于现有技术的前案,也就是在本申请优先权日之前公开的前案,存在两种例外:

A)满足AIA 102(a)(1)条件的披露,若其披露时间在该美国申请的有效申请日前一年以内,而且被发明人、共同发明人或其他人披露。而且其他人是直接或间接从该发明人或共同发明人处获得该披露内容(下同)。则该披露不成为该美国申请的现有技术。

B)满足AIA 102(a)(1)条件的披露,该披露由第三方做出,但是在披露的披露时间前和一年宽限期内,发明人、共同发明人或其他人已做出过该披露。则该披露不成为该美国申请的现有技术。需要注意的是进行比较的均是公开日,也就是发明人自己公开或他人从发明人处直接或间接获得后公开的时间,与第三方公开的时间进行比较,而非比较专利申请日或发明实际完成日。

对于属于抵触申请的前案,也就是在优先权日之前申请,在优先权日之后公开的美国专利申请或指定美国的PCT申请,存在三种例外:

A)满足AIA 102(a)(2)条件的B公开,若其内容是直接或间接从发明人、共同发明人或其他人处获得。则该B公开不成为该美国申请的现有技术。

B)满足AIA 102(a)(2)条件的B公开,若在B公开的有效申请日之前和一年宽限期内,B公开的内容已被发明人、共同发明人或其他人披露。则该B公开不成为该美国申请的现有技术。

C)满足AIA 102(a)(2)条件的B公开,在美国专利申请的有效申请日之前,若B公开与美国专利申请被共同拥有,则B公开不成为该美国申请的现有技术。此情形与中国改法之前相同申请人不适用抵触申请的规定相似。当在先申请、在后公开的专利申请所揭示的发明与在本申请所保护的发明在本申请的优先权日之前属于相同所有人,或基于合同等方式约定应属于相同所有人,则在先申请、在后公开的专利申请不属于抵触申请,不用于评价本申请的新颖性和创造性。