一、风险提示
在美国申请专利时,若专利权利要求阐述的仅仅是一种自然法则、自然现象或抽象概念,不符合美国专利法第101条规定的授予专利权的条件。除上述内容外,权利要求缺乏其他元素将其转化为具有可专利性的发明客体,也不能被授予专利权。
因此,我国企业或个人在美国申请专利之前,应当仔细审查专利权利要求的内容是否属于不能被授予专利权的对象,若有问题及时调整完善,增加足以转化为可专利发明客体的元素,提高专利申请成功的几率。
二、裁判要旨
判断涉案专利否属于美国专利法第101条保护的对象,首先要判断判定权利要求是否阐述了一种自然法则、自然现象或抽象概念。其次,权利要求除上述自然法则、自然现象或抽象概念之外,是否具有其他元素足以将其转化为具有可专利性的发明客体。对于仅满足新颖性和非显而易见性的抽象概念,无法授予专利权。
三、基本案情
Adaptive Streaming Inc.拥有美国专利No.7047305“使用广域网的音频和视频数据个人广播系统”,该系统“提供了一种技术,包括一种从第一源捕获音频和视频信息的系统,并在第二源显示此类视频和音频信息,其中第一源和第二源的格式彼此不同”。2019年7月,Adaptive Streaming Inc.在美国加州中央地方法院起诉Netflix,指控其侵犯了该专利。Netflix则以争议专利不符合美国专利法第101条的规定为由,请求驳回起诉。地方法院同意Netflix,驳回了Adaptive的诉讼。Adaptive随后上诉到联邦法院。
四、争议焦点
Adaptive Streaming Inc. v. Netflix, Inc.的争议焦点主要在于涉案专利是否符合美国专利法第101条。首先,需判断该专利是否属于抽象概念。Adaptive Streaming公司的专利涉及将一种格式的视频信号转成多种设备格式的技术,法院认为其是 “收集信息并转码成多种格式” 这一抽象概念,未包含特定技术创新。其次,要考量其是否具有可专利性。依据Alice案的两步框架,第一步确定其为抽象概念后,第二步发现该专利仅加入通用计算机硬件,未提及具体和非常规的编码、解码等技术,缺乏将技术转化为实际应用的元素,虽Adaptive公司称满足新颖性和非显而易见性要求,但法院认为这并不意味着其符合专利法第101条规定。
五、裁判理由
地方法院同意Netflix的观点,认为争议专利的权利主张是针对 “收集信息并转码成多种格式” 这一抽象概念,且该专利未包含将此抽象概念转化为实际应用的元素,因此判定该专利无效,并驳回了Adaptive Streaming Inc.的诉讼请求。
Adaptive Streaming Inc.随后向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。联邦法院在分析该案专利的权利要求时引用Alice公司诉CLS银行一案中设立的两步框架先例。第一步,联邦法院同意地方法院的观点,认为争议专利的权利主张是针对“收集信息并转码成多种格式”这一抽象概念。引用Solutran诉Elavon案件先例,联邦法院同时考虑了“专利对先前技术的进步创新”。联邦法院解释,305专利的书面描述和权利要求非常清晰,其主张的技术点是将输入信号转多种设备格式的抽象概念。法院补充说,“该专利主张不是为实现该抽象概念而进行的任何在编码或其他技术上的创新,因此不需要特定的技术。”
联邦法院引用了Two-Way Media公司诉Comcast Cable公司的案件先例,认为"编码和解码图像数据、转换格式,包括将数据从一种媒介接收并通过另一种媒介发送,这些本身都是抽象概念”。因此联邦法院认为,305专利的主张也是针对抽象概念。
根据Alice案框架第二步,联邦法院认为该专利没有包括将技术转化成实际应用。联邦法院指出,305专利描述中只加入了通用计算机硬件,如“处理器”和有“图像检索部分的广播服务器”,“数据结构”和“转码模块”,这些在规范中都是常规构成。根据联邦法院的说法,“在书面描述和权利要求中没有发现任何具体和非常规的编码、解码、压缩和广播技术。”
Adaptive争辩称,其在获得305专利授权时已经满足美国专利商标局对新颖性和非显而易见性的要求。联邦法院回应,“仅仅满足新颖性和非显而易见性的要求,并不意味着该主张符合专利法第101条规定能够成为专利,因为新颖和不显而易见的东西可能还是抽象的概念。”因此,联邦法院维持地方法院判决,认定Adaptive公司305专利在专利法第101条规定下无效。
六、规则解释
《美国法典》第35章第101条
任何人发明或者发现任何新的且有用的方法、机器、制品或组合物,或其任何新的且有用的改进,均可在符合本法所规定的条件和要求的情况下获得专利。
美国专利法101条规定了四类可专利性的保护主题:方法、机器、产品或组合物,以及它们的改进。由于美国是一个判例法国家,在法条的实际应用过程中,法院一直认定该条款存在以下三种例外:抽象概念、自然法则以及自然现象。
2019年美国专利商标局修订的专利审查工作指南,确定了分布审查权利要求的适格性的审查准则。第一步,审查权利要求是否符合第101法条规定的4大类;第二步,审查是否存在抽象概念、自然法则以及自然现象等司法例外情况。其中,抽象概念至少包含以下三种情况:数学概念、人类心理活动过程以及人类组织活动的规则。数学概念,具体包括数学关系,数学公式或定律,数学计算等。人类心理活动过程,具体为存在人类大脑中的各种活动,如观察,评估,判断,总结观念。人类组织活动的规则,具体包括基本的经济规则或实践、商业活动,法律行为、管理人与人之间的行为,关系或交互。需要说明的是,如果权利要求存在司法例外的情况,也并不必然导致该权利要求直接被驳回,还需要进一步判断。具体而言,如果该权利要求包含显著多于上述司法例外特征的其他具有新创性的技术特征,则该权利要求整体而言,还是属于美国专利法第35条第101条规定的“专利保护客体”。